2024年1月19日
日本弁理士・米国弁護士 齊藤尚男
（１）はじめに
本件は、Samsung（以下、「サムスン」）の元知財トップのアン博士が設立したライセンスエージェント会社Synergy IP（以下、「シナジーIP社」）が、Staton Techia（以下、「テクイア社」）から独占ライセンス権の許諾を受け、サムスンを訴えたところ、逆に企業秘密漏洩などでカウンターを受け、アン博士側の主張が取り入れられず棄却された事件である。以下に本判決の判示事項の概要を示す。
（２）判示事項
テクイア社は、サムスンに対し、Galaxyとイヤホンを被疑侵入製品として特許侵害訴訟をテキサス東部連邦地裁で提起した。これに対し、サムスンは、シナジーIP及びテクイア社をFiduciary Duty違反、Conspiracy、Trade Secret盗用、Unclean Hands、 Professional Responsibility、Disqualification of participation、Aiding and abettingなどの理由でカウンター提訴した。
裁判所は、Samsungが明白かつ説得力のある証拠によって、Unclean Handsの抗弁に必要な要素を立証したと結論付けるとし、テクイア社が主張する特許は、Unclean Handsのため執行不可能であると判断。Unclean Handsの原則は、請求の執行に対する衡平法上の防御であり、原告が金銭的損害賠償などを求めている特許侵害請求の執行に対する防御を含む。
裁判で提出された証拠によれば、2021年8月にこの訴訟の訴状において、アン博士とチョ氏は、サムスンによるテクイア特許（訴状で主張されている特許の大部分を含む）の弁護士秘匿特権の対象の特許評価を含む 「テクイア現状報告書」を、アクセスする権限のないサムスン従業員のイ・チュンヒョ氏から入手した。実際、アン博士は、サムスンの機密文書である「テクイア現状報告書」をイ・チュンヒョ氏から受け取ったこと、「チョ・ソンイル氏に電話して、文書の内容の一部について話し合った」こと、そして自分がその文書を所持すべきではないことを知っていたことを認めている。 一方、チョ氏は、サムスンの特許権侵害と有効性に関する分析を、「テクイア現状報告書」から「そのまま」コピーし、チョ氏が起草して訴訟戦略と訴状を作成するために使用したExcel文書に書き写したことを認めた。
本事件は、韓国では刑事事件になっており、韓国検察官により様々な証拠が押収されている。韓国検察官が提示した他の証拠は、刑事捜査の一環として押収されたチョ氏の携帯電話から録音されたアン博士とチョ氏の音声録音だった。これらの録音はインタビュー中にリム氏に再生され、リム氏はその声がアン博士とチョ氏であるとすぐに認識した。サムスン在籍時にアン博士とチョ氏と緊密に協力していたため、リム氏にとってアン博士とチョ氏の声は馴染み深いものだ。インタビュー中に音声が再生されるだけでなく、リム氏には録音を聞きながら確認するための音声の書き起こしも渡された。リム氏は、証人尋問陳述書の音声録音の書き起こしが、尋問中に再生された音声を正確に反映していることを確認した。
裁判記録によると、アン博士とチョ氏の間の音声会話から、彼らがテクイア現状報告書の内容について話し合っていたことが明らかである。例えば、2021年8月14日のアン博士とチョ氏との会話では、アン博士はチョ氏に「報告書を声に出して読み上げる」と言い、その後、「テクイア現状報告書」の最初のページをチョ氏に読み上げた。2021年8月11日、アン博士とチョ氏は、報告書を直接読むことに加えて、テクイアステータスレポートに記載されている、いくつかのテクイア特許に関する特許侵害と特許有効性に関するサムスンの内部相対リスク評価について議論し、サムスン経営陣の考え方についての予測について議論した。
こうした理由から、米国の弁護士免許を持つアン博士とチョ氏は、サムスンを代理して数十年にわたり米国の訴訟を監督してきた豊富な経験を持つ弁護士らは、自分たちの行為が誤りであることを知っており、「相手方の弁護士と依頼者間の通信を入手した訴訟当事者にもたらされる可能性がある利点を理解し」、「秘匿特権文書は一般に相手方が証拠開示を通じて入手できないことを知っていた」、「その後、[自分たちの]足跡を隠蔽しようと努めた」。
アン博士とチョ氏は証拠を隠滅し、アン博士とチョ氏はどちらも親指を使ってドライブや外付けストレージデバイスをノートパソコンに持ち込み、この事件に関連するファイルをダウンロードしたが、それらはすべて、法医学的にイメージ化される前に発見時に「消えた」。 2023年2月10日の公聴会で、裁判所がチョ氏に対し、法医学的検査のために機器を差し押さえるよう命じた数時間後、チョ氏は携帯電話に「アンドロシュレッダー」と呼ばれる、ファイルを永久に破壊しデータの回復を不可能にするアプリケーションをインストールした。
ここで発生したUnclean Handsのレベルは、訴訟前および訴訟中の両方で相手方の特権および機密の訴訟対象特許の分析を盗むことを含め、最高裁判所および連邦巡回区控訴裁判所の判例におけるUnclean Hands原則の適用を正当化する不正行為のレベルを超えていると裁判所は判断した。本件においては、訴訟棄却（Dismiss with prejudice）が唯一の適切な救済策であるとされた。
（３）実務に与える影響
本判決は、韓国を代表する大手企業のサムスンの知財トップが退職後、Samsung提訴に関わり、社内の特許評価を持ち出すとともに、訴訟開始前、訴訟中にサムスンの内通者から情報を得ていたという衝撃的な内容を含む判決である。韓国・米国知財業界に与えた衝撃は大きい。
本判決の論点は、Unclean Handsの1点のみであるが、これを満たすため、様々な証拠が詳細に挙げられている。テキサス東部地裁のディスカバリ制度に加え、韓国の刑事事件の中で韓国検察官により押収された証拠が多数判決の中で挙げられている。サムスン製スマホGalaxyに搭載されたSDカード内にあった音声ファイルの中で、内部情報が議論されていたということも決定的な証拠だろう。特許侵害訴訟と情報漏洩、Unclean Handsと示唆に富む論点を含む判決である。
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